'사리원'을 둘러싼 분쟁이 최고조에 이르고 있다. 개인적으로는 서울 서초구와 강남구에 있는 사리원을 자주 이용하고 있는 고객의 입장에서, 또 한편은 변리사라는 직업을 가진 입장에서 대전에 있는 '사리원' 의 등록 상표권 보유자를 생각해보면 절대로 쉽지 않은 이슈이다. 특히 최근에‘아딸’ 떡볶기의 상표권자인 이현경씨의 사건을 맡아서 특허법원과 대법원에서 승소한 대리인의 입장에서, ‘사리원’ 을 보고 있자면 여러 가지 생각이 드는 것이 사실이다. 일단 팩트부터 정리하고 가도록 하겠다.

팩트1. 상표권자는 누구인가?

특허청의 공식 데이터베이스인 '키프리스'를 통해서 살펴보면, 상표권자는 분명히 김래현씨가 맞다. 2010년 6월 29일 출원하여, 2011년 10월 10일에 등록된 문제가 없는 등록상표인 것은 분명하다. 그리고 등록상표 제41-0218755호의 '사리원' 상표권에 등록된 지정 상품은 레스토랑업, 일반음식점, 숯불갈비전문식당업 그리고 한식점업 등이 등록되어 있다. 상표법 제89조(상표권의 효력) 법규에 의하면 '상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.' 고 되어 있기 때문에 김래현씨는 '사리원' 이라는 세글자를 요식업 업계에서 단독으로 사용할 수 있는 유일한 사람이며, 사리원에 글자를 덧붙여서 한식업을 하는 모든 사람들은 김래현씨의 상표를 침해하게 되는 것이다. 따라서 '사리원 + OOO' 등을 간판으로 사용하거나 온라인으로 광고하거나, 사업을 홍보하는 사람은 김래현씨의 상표권을 침해하는 것이기 때문에, 민사적으로 침해금지(식당 폐업), 손해배상 (그동안의 매출 중 상당부분을 김래현씨에게 배상)을 하게 되거나, 형사적으로 상표침해죄(상표법 제230조)에 해당하여 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해지게 된다.

팩트2. 정당하게 등록된 상표권인가?

간판과 모든 홍보물, 그리고 포탈 검색어에서 '사리원' 을 변경해야 하는 위기에 처한 서울 '사리원 불고기' 측의 입장으로 대전의 '김래현' 씨 측에서 부정하게 상표등록을 받은 것 같다는 의혹을 제기한 언론 보도를 보았다. 이 기사에서는 심지어 대전에 위치한 '특허청' 과 '대전 사리원' 이 걸어서 16분 거리이기 때문에 특허청 심사관, 심판관들 및 특허법원 판사들이 지연 (地緣)에 의해서 '대전 사리원'의 편을 들어서 상표등록을 유지한 것이라는 의혹도 제기하고 있다.

하지만, 팩트는 이것이다. 상표법 제33조 (상표등록의 요건)는 '식별력' 에 관한 상표법을 대표하는 조문인데, 제33조 제1항 제4호에는 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 명시되어 있는 것은 사실이다. 그래서 언뜻 보면 한 언론사 기사에 나온 내용이 합리적 의혹제기로 보여질 수는 있다. 그러나, 상표법 제33조 제2항에 보면 '제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.' 고 분명히 선언하고 있다. 이를 사후적 식별력 획득이라고 한다.

다시 해석을 해보자면 '현저한 지리적 명칭' 으로만 구성된 '사리원' 이라는 상표는 원래는 '식별력'을 인정 할 수 없는 것이 사실이지만, 일반수요자 간에 특정인의 출처로 인지가 된다면, 정당하게 상표가 등록될 수 있다는 이야기이다. 따라서, 사후적으로 식별력이 생겼다면 해당 지역 명칭인 '사리원' 이 남한에서 '현저한지 아닌지' 여부에 대해서는 크게 중요도가 떨어질 수 있다. 오히려 '대전' 의 '사리원' 이 전국적으로 유명하다면, 특허청에서 상표등록을 주는 것은 상표법 제33조 제2항에 의해서 별 문제가 없다고 할 수 있는 것이다. 대전 '사리원' 은 이미 4대에 이어서 한식업을 하는 음식점이고, 관련한 글들과 후기들이 이미 전국적으로 생성되어있음이 자명하므로, '사후적 식별력'을 충분히 인정할 수 있다고 하겠다.

한 언론사 보도에서 대전 사리원 측이 대형 로펌을 사용하고, 대전 특허청, 특허법원과 대전 사리원(상표권자)의 지리적 근접성을 근거로 마치 특허청 출신 전관 변리사를 사용하여 상표권의 무효를 방어하고 있다는 식으로 뉘앙스를 주고 있다. 원래는 '사리원' 이 김래현(대전. 4대째)씨가 상표출원을 하기 전에 다른 사람들에 의해서 상표출원이 된 적이 있었고, 다른 사람들은 거절되었었는데, 김래현씨만 등록이 된 것이 이상하다는 주장이다. 하지만, 특허청 데이터베이스를 살펴본 결과, 김래현씨의 아버지인 '김형근(3대째)'씨가 1994년에 출원하여 등록받은 '사리원면옥' 이 43류에 대해서 최초의 등록상표이고, 그 이후의 상표출원(거절)들은 김형근(3대째), 옥인숙(2대째)씨가 94년에 최초로 출원하여 등록받은 '사리원면옥' (등록상표 제41-0032574호) 에 의해서 유사한 후 출원 상표들은 등록받을 수 없는 상표법 원칙에 의해서 당연히 거절된 것들이다.

사람이 하는 일이기 때문에 전관예우나 대형로펌에 다니는 특허청 출신 변리사의 대리 등에 대해서 모든 가능성을 열어놓고 '생각' 하는 것은 각자의 판단이라고 할 수는 있으나, 정확한 증거를 가지고 해당 비리를 입증한 것도 아니면서 '대형로펌'과 '지연'을 들먹이면서 지도를 근거로 특허법원의 판결이 잘못된 것이라고 말하는 것은 소형 특허사무소를 운영하는 내가 보더라도 잘못된 것이라고 생각된다. 의혹은 제기한 측에서 입증 책임을 지는 것이 팩트다.

음식점 사장님들은 어떻게 해야 하는가?

1. 가급적 지명을 중심으로 브랜드를 설계하지 말것

- 사리원 케이스에서 나타난 것 처럼, '지명'은 상표등록을 받기 매우 어렵다. 사후적 식별력이라고 하는 것은 오랜 기간에 걸쳐서 전국에 걸쳐 유명해져야 하기 때문에 획득하기 어려운 것이다. 따라서, '지명' 을 꼭 넣고 싶을 때는 그 앞에 반드시 변별력 있는 (상표법에서는 '식별력'이라고 함) 단어를 붙이는 것이 좋다.

2. 메뉴 이름을 브랜드(상표)에 포함 시키지 말것

- 사리원면옥이 1994년에 등록된 것은 대전 사리원 측에 다행이라고 할 수는 있으나, 당시에 '사리원면옥' 이 아닌 '사리원' 또는 'OO사리원' 등으로 출원하여 등록받았으면 더 좋았을 것으로 판단된다. 브랜드 안에 '면옥' 이 포함되므로, 비슷한 요식업에 종사하는 사람들이 '우리는 면옥은 아니니까 비슷하게 해도 되겠지' 라고 생각하고 유사한 상표를 사용하게 되는 경우가 많다. 따라서, 메뉴 이름을 브랜드에 포함시키지 않는 것이 좋다고 하겠다.

3. 내가 하려고 하는 요식업의 브랜드가 앞에 타인에 의해서 선등록 되어 있는지를 살필것

- 사실, 나는 서초 사리원 불고기를 자주 가는 편인데, 이번 사건이 조금 안타까운 면이 없잖아 있다. 상표라고 하는 것은 '소비자들의 신뢰가 쌓이는 그릇' 이기 때문에 최종 판결에 따라서 서초 사리원 불고기는 그 그릇을 '다른 브랜드'로 변경해야 하는 상황이다. 특허청 데이터베이스를 통해서 검색해본 결과, 이미 대전 사리원이 먼저 상표출원을 하였고, 영업도 활발하게 하고 있었음을 알고 있었을텐데, 이것을 너무 가볍게 판단하고 사업을 시작한 것이 아닌가 싶다. 따라서, 앞으로 요식업에 뛰어드는 모든 사장님들은 '내가 좋아하는 이름' 을 선택하는 것에 더하여 '이미 누군가에 의해서 등록된 상표가 아닌지' 를 반드시 주변에 좋은 변리사들을 통해서 자문을 얻고 사업을 시작 하시길 조언드린다.

글 엄정한 변리사 / BLT 대표변리사, '특허로 경영하라' 저자